기존 노하우·기술 확인시
특허등록 소급해 취소가능
특허에 관한 잘못된 인식이 많은데 그중 하나가 많은 사람들이 연방 특허청에서 특허를 취득하면 아무런 도전을 받지 않고 20년간 쓸 수 있다는 것이다. 하지만 특허나 특허 안에 명시된 클레임들은 소급하여 무효화될 수 있다.
특허청이나 법원에서 특허를 무효화시킬 경우에는 몇 가지 이유가 있다.
그 중 하나가 관계된 Prior Art(이미 존재했던 노하우나 기술 등)가 그 특허를 특허청이 인정할 때는 알려지지 않았었는데 뒤늦게 알려질 때이다. 따라서 쉽게 표현하자면 특허가 있다는 것이 무적은 아니라고 말할 수 있다.
십년이 훨씬 넘은 일이다. 필자는 고객에 의해 저작권(copyright) 도용 피해를 당했다는 한 사람의 소송을 맡은 적이 있었는데 소송도중 오히려 원고가 주장하는 저작권이 이미 제 삼국에서 다른 사람에 의해 등록돼 있었다는 사실이 밝혀졌다. 결국 소송은 피고들에게 유리한 방향으로 종결됐다.
특허에 관한 시비를 가리는 소송 때는 법정에서 마크맨이라는 것을 한다. Markman vs. Westlaw Products, Inc.라는 소송에서 유래된 것이다. 연방 대법원이 이 소송을 계기로 유명한 판례법을 만들었다. 특허 클레임의 범위는 배심원이 아니라 판사가 결정해야만 하는 법적인 이슈라는 것이다. 그래서 이 마크맨 소송 후에는, 특허 소송에서는 통상적으로 판사는 원고가 주장하는 특허의 범위를 결정한 후에 배심원들이 피고가 실제로 그 특허의 범위를 침해했는가 하는 사실(issue of fact)을 결정하게 됐다. 특허 클레임 범위를 결정하는 것이 어렵고 복잡하기 때문에 배심원이 하는 것보다 판사가 하는 것이 좋다고 필자도 생각한다.
그래서 특허 신청을 하는 과정에서 클레임을 어떻게 쓰느냐가 매우 중요하다. 일상적 생활에서 클레임이라는 뜻은 무엇을 내놓으라는 요구지만, 특허와 관련해서는 특허의 정의와 범위는 이러한 것이라고 알리는 것을 말한다. 그러므로 특허의 클레임은 이해되도록 자세히, 정확하고, 논리적으로 기재해야 한다. 특허는 클레임에 적혀있는 것만 커버된다. 나중에 판사가 워크맨 히어링에서 ‘클레임 컨스트럭션’을 할 때 특허에 쓰여져 있는 클레임 문장의 뜻을 해석하기 때문에 특허시비에 따른 소송에 중대한 영향을 미친다. 판사의 해석으로 인해 소송의 향방이 좌우될 수 있기 때문이다. 하나의 특허를 등록할 때 여러 개를 복합 클레임 할 수 있다. 그러나 너무 많이 넣는 것은 피하는 것이 좋다. (310)312-3113
방일영
<변호사·MS&K>
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