한국과 마찬가지로 미국의 특허법 또한 ‘일 발명 일 출원주의’라고 불리는 조항이 있다.

하나의 특허 출원에는 단 하나만의 발명이 들어 있어야 한다는 것이다. 발명자가 판단하기에 동일한 발명이라고 할지라도, 예를 들어 그 발명에 대한 방법 청구항과 장치 청구항을 하나의 출원에 포함하여 출원서를 작성하고 제출했을 경우, 그 해당 출원의 심사를 맡은 심사관은 그 하나의 특허 출원에 하나 이상의 발명이 포함되어 있다고 판단할 수 있으며, 그런 경우 심사관은 ‘제한명령’이란 것을 내리게 된다.

일단 제한명령을 받은 발명자는 1개월 안에 심사관이 분류하여 번호를 붙인 형태인 몇 개의 ‘발명’ 가운데 하나를 선택하여 심사관에게 알려주어야 한다. 하지만, 출원인이 생각하기에 심사관이 행한 발명의 분류가 부당하다고 생각한다면, 심사관이 여러 개로 분류한 발명이 왜 하나의 발명인지를 설득하는 내용을 그 답변서에 포함할 수 있다. 이 경우에도 출원인은 심사관의 제한명령에 대한 심사관의 분류에 따른 ‘한 발명의 선택’에 대한 답변도 꼭 포함해야 한다.

하지만, 제한명령에 대해 심사관과 다툴 때, 단순히 심사관의 발명의 분류에 대한 반론만 했을 경우, 심사관이 제한명령을 철회할 가능성은 그렇게 높지 않다. 심사관이 여러 개로 분류한 해당 청구항들을 포괄할 수 있는 넓은 범위의 새로운 독립항을 신설한다면 그 가능성은 조금 높아진다고 할 수 있다.

여기에서, 발명자가 생각하는 하나의 발명이 과연 몇 개의 특허 출원으로 제출되어야 할까 라는 의문이 들 수 있다. 발명자는 분명히 하나라고 생각하고 출원했는데, 심사관이 두세 개가 아닌 무려 여덟 개나 아홉 개의 서로 다른 발명이 들어 있다면서 제한명령을 내리는 경우도 종종 있기 때문에 더욱 그러하다.

그렇게 하나의 출원에 많은 발명이 들어 있다는 제한명령을 받은 경우, 그 특허 출원은 하나 하나가 충분히 독립된 특허 출원이 될 수 있을 정도로 중요도가 높은 발명들을 애초부터 무리하게 하나의 출원으로 묶었을 경우가 나머지 경우일 수 있다. 작은 구슬들을 한데 묶는 목걸이 줄이 없는 경우와 하나 하나가 수백 캐럿 되는 다이아몬드 여러 개로 무리하게 하나의 작은 끈에 꿰려고 하는 경우에 각각 비유할 수 있을지도 모르겠다.

제한명령을 받고, 하나의 발명을 선택하는 답변서를 제출하거나 거기에 대해 불복하여 심사관과 제한명령의 적법함을 다투는 것은 모두 시간과 돈이 들 수 있다. 여러 개의 발명을 하나의 출원에 구겨 넣는 것은, 그런 의미에서 꼭 그렇게 할 필요가 있었는지를 생각해 봐야 할 것 같다.

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