▶ 정식 출원까지 비용·기간 등 절차 너무 복잡
▶ ‘특허 가출원’ 땐 1년간 효력 보장 받을 수 있어
1일 LA 다운타운의 JW 매리엇 호텔에서 열린 ‘2015 지식재산 대응전략 세미나’에 200여명의 한인들이 몰린 가운데 워싱턴 DC 주미대사관의 김명섭 특허관이 ‘지적재산과 우리의 미래’를 주제로 강연하고 있다.
[지상중계 - 지식재산 대응전략 세미나]
스마트폰 핵심기술을 둘러싼 애플과 삼성의 특허권 소송은 두고두고 회자되고 있다. 대다수 중소기업과 개인 발명가, 사업가 입장에서는 거대 기업들의 전쟁으로 비춰지고 있지만 불행하게도 어느 날 갑자기 날아오는 워닝 레터(warning letter)를 시작으로 ‘나의 일’이 될 수도 있다. 한인들의 지식재산(IP) 보호를 위해 설립된 코트라 LA 미국 지식재산 센터(IP 데스크)가 1일 주최한 2015 지식재산 대응전략 세미나는‘우리 기업의 지식재산권 전략 다시 짜기’를 주제로 참석자들의 호응을 얻어냈다.
▲CSP 시행으로 한미 양국에서 일거양득
주제 발표에 나선 워싱턴 DC 주미대사관의 김명섭 특허관은 9월 시행에 들어간 ‘한미 특허 공동심사 제도’(CSP)를 적극 활용해 줄 것을 당부했다. 한국 특허청과 미국 특허상표청(USPTO)이 합의해 도출한 CSP는 특허인정 여부를 가리는 선행기술 문헌을 양국이 공유해 이를 토대로 심사를 진행하는 게 골자다.
한국과 미국에 발명특허를 출원한 뒤 한쪽에서는 특허를 인정 받았지만 다른 나라에서는 선행기술이 존재한다고 거절 당할 경우, 이미 인정받은 나라의 특허도 무효화될 가능성이 높은 맹점을 개선한 것이다.
김 특허관은 “양국이 동일한 건에 대해서는 보조를 맞춰 심사를 진행키로 해 기간이 단축되고 심사의 질도 향상될 것”이라며 “신청자는 이를 통해 한국과 미국에서 특허권의 법적 안전성을 확보할 수 있다”고 말했다.
특히 CSP로 접수된 신청자의 특허는 다른 출원 건보다 우선 심사되고 최대 4,000달러의 미국 우선 심사료도 면제되는 부수효과도 얻게 된다.
여기에 내년부터는 한국 내 특허소송과 관련해 영어를 법정용어로 허용하는 국제 재판부 신설이 추진되고 소송 과정에서도 특허권이 침해됐다는 본인 규명의 부담을 보다 완화할 계획이다.
또 손해배상 제도도 대폭 손질해 3배 증액배상 제도를 도입할 계획이다. 김 특허관은 “특허소송의 손해배상액이 미국은 1,000만달러 이상인 경우가 흔하지만 한국은 중간 값이 고작 6만~7만달러 수준으로 큰 격차를 보였다”며 “징벌적 손해배상 제도를 도입해 손해배상액을 대폭 상향 조정할 것”이라고 말했다.
▲특허 가출원, 130달러면 가능. 마케팅에도 활용
그렇다고 발명이든, 디자인이든 특허 정식 출원은 여간 복잡한 일이 아니다. 비용부담과 함께 제도 자체가 ‘나 홀로’ 출원 가능성을 사전에 막아 놓았다.
IP 데스크의 김윤정 변호사는 “USPTO가 자격을 갖춘 법률 전문가 등이 아닌 이상 해당 특허에 대한 논의 자체를 하지 않도록 규정돼 있다”며 “따라서 변호사 등의 도움을 받아야 하는데 간단한 기술의 경우도 미니멈 5,000달러 이상의 비용이 소요된다”고 말했다.
기술의 난이도가 보통일 때는 7,000~8,000달러, 복잡한 기술은 1만달러 이상의 변호사 비용을 염두에 둬야 한다. 물론 각종 접수 수수료는 별도다.
이런 제도상의 장벽과 비용부담을 덜어주기 위해 USPTO는 특허가출원 제도를 운영하고 있다. 정식 출원의 간소화 버전으로 법률 전문가가 아닌 개인도 중소기업을 기준으로 130달러의 수수료만 있으면 출원할 수 있다. 효력은 1년간 유지되며 이 기간에는 특허 가출원 상태인 점을 상품이나 서비스의 마케팅에 합법적으로 사용할 수 있다.
특히 계약관계 등에 문외한인 발명가가 자주 저지르는 오류 중 완성된 기술의 이전 또는 판매를 위한 기업과의 접촉 과정에서 기밀유지 협약서(NDA)를 주고받지만 법적 구속력이 약해 사기를 당하는 등 손해를 보는 경우가 비일비재하다. 이때 특허 가출원은 보다 강력한 보호수단이 될 수 있다.
특허 가출원 제도를 활발하게 활용하고 있는 칼텍의 기술이전 및 기업협력사무국(OTT) 소속 프레드 파리나 최고혁신책임자(CIO)는 “교내의 모든 공개기술에 대한 특허가출원 신청이 우리의 전략”이라며 “300명의 교직원과 2,200명의 학생들이 연간 300만달러의 연구비로 쏟아내는 결과물 중 기술을 공개하겠다는 의사를 밝힌 것에 대해서는 모두 가출원을 신청한다”고 말했다.
다만 특허 가출원이 나 홀로 도전해 볼 수 있지만 그래도 평균 1,000달러 정도의 비용으로 변호사 도움을 받으라는 게 전문가들의 조언이다. 김윤정 변호사는 “한인들의 가출원 절차 안내 등은 무료(323-954-9500)로 도움을 주고 있다”며 “그러나 정식 출원을 할 계획이면 첫 단추를 잘 꾀듯 변호사와 상의해 진행하는 것이 좋다”고 말했다.
▲특허괴물 선제 대응책,“미리 사들여라”
소송도 괴롭지만 특허소송은 최악이다. 특히 최근에는 각종 특허들이 거래되는 특허 거래시장에서 권한만 사들이고 이를 무기로 소송을 남발해 ‘특허괴물’로 불리는 특허관리회사(NPE)들이 횡행하면서 억울한 피해자가 급증하고 있다.
온라인 판매업체 뉴에그의 제니 림 고문변호사는 “NPE와 맞서 싸우며 승소할 수 있었던 비결은 상황을 제대로 파악해서 영향력 있는 결정을 내렸기 때문”이라며 “겁주고 어르면 첵을 내놓는다는 태도를 보이면 특허괴물들의 밥이 될 뿐”이라고 경고했다.
글레이저 웨일 로펌의 앤드류 정 특허팀 대표 변호사는 “미국에서 소송은 비즈니스의 비용으로 받아들여라”고 새로운 패러다임을 제시했다. 피할 수 있으면 좋지만 쉽지 않은 비즈니스와 법률 환경에 적응해야 한다는 것이다.
그리고 워닝 레터든, 소장이든 무엇이든 받게 된다면 직접 나서서 약점만 알려주는 꼴로 끝내지 말고 변호사를 통해 대응하라고 조언했다. 정 변호사는 초기 대응법으로 본인에게 유리한 법원으로 이동을 요구하고 소장의 오류를 발견해 문제를 제기하는 방식으로 시간을 벌 수 있다고 설명했다.
여기에 보다 적극적인 사전 예방책으로서 아예 관련 특허를 사들이는 방법도 제시됐다. 정 변호사는 “NPE는 연구도, 사업도 하지 않는 곳으로 오직 특허권만 사들인 뒤 시비 걸 듯 소송만 남발하는 자들”이라며 “기업이 어느 정도 여유가 된다면 NPE의 손에 들어가기 전에 먼저 관련시장에서 특허를 사들이는 것도 방법이 될 것”이라고 말했다.
<류정일 기자>
댓글 안에 당신의 성숙함도 담아 주세요.
'오늘의 한마디'는 기사에 대하여 자신의 생각을 말하고 남의 생각을 들으며 서로 다양한 의견을 나누는 공간입니다. 그러나 간혹 불건전한 내용을 올리시는 분들이 계셔서 건전한 인터넷문화 정착을 위해 아래와 같은 운영원칙을 적용합니다.
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치를 하겠습니다.
불건전한 댓글을 올리거나, 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다. 차단될 경우, 일주일간 댓글을 달수 없게 됩니다.
명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁드립니다.
Close
x